Simpel en gestileerd en toch onderscheidend vermogen; de nieuwste trend in schoenenland?

Nike stelde dat het merk van Geox onderscheidend vermogen mist, omdat het te simpel zou zijn vormgegeven. Zij beargumenteerde dit door een merkonderzoek uit Italië te overleggen, waaruit bleek dat de respondenten het teken niet in verband kunnen brengen met een onderneming en dus niet zagen als een herkomstaanduiding (oftewel: als merk). Geox stelde daartegenover dat de huidige trend in de schoenenbranche juist is om simpele, gestileerde en minimalistische tekens als merk te gebruiken. Als voorbeeld hiervan voerde Geox de beeldmerken aan van verschillende bekende schoenenfabrikanten, waaronder Puma, Asics én – saillant genoeg - het Swoosh-merk van Nike. Als simpele gestileerde merken geen merk zouden mogen zijn, omdat ze geen onderscheidend vermogen zouden hebben, zou het Swoosh-merk van Nike volgens Geox ook niet mogen bestaan. Het EUIPO besloot in het voordeel van Geox en wees dus de vordering tot nietigverklaring af.

Nike liet het hier niet bij zitten en ging tegen deze beslissing in beroep bij de Kamer van Beroep van het EUIPO. Die liet zich uit over het onderscheidend vermogen van het merk van Geox. Zij oordeelde dat een teken dat bestaat uit een simpele geometrische of anderszins simpele vorm niet in staat is om als herkomstaanduiding te dienen. Een te simpel teken, zoals een eenvoudig geometrische figuur, zou volgens de Kamer van Beroep niet herkend worden als merk en daarom ook niet als merk kunnen worden ingeschreven. Maar doordat het merk van Geox niet zo simpel is, is het volgens de Kamer van Beroep wel degelijk in staat om als herkomstaanduiding te dienen. Volgens de Kamer van Beroep is de huidige trend in de schoenenbranche inderdaad om simpele en gestileerde merken te gebruiken. Consumenten zijn daardoor in staat om ook deze relatief simpele tekens als merken te zien. Het teken van Geox werd daarom als onderscheidend genoeg gezien om een merk te zijn. Het beroep van Nike werd afgewezen. Een opluchting voor Geox; haar schoenen kunnen weer rustig ademen.

Over merken op (zijkanten van) schoenen wordt regelmatig geprocedeerd. In die discussies hebben rechterlijke instanties bij herhaling geoordeeld dat sommige tekens op schoenen niet als merk kunnen dienen, maar enkel als decoratie worden beschouwd door het relevante publiek. In 2014 werd bijvoorbeeld nog het vijfstrepen-merk van K-Swiss door het Europese Gerechtshof nietig verklaard, omdat de strepen op schoenen alleen opgevat zouden worden als versiering en niet als merk.[1] Het plaatsen van vijf strepen door K-Swiss op de zijkant van een schoen werd als simpel en banaal beschouwd door het Hof, vanwege de simpele geometrische vorm.

Doordat het merk van Geox geen simpele geometrische vorm is, zoals een of meer strepen, gaat de recente beslissing in de zaak Geox/Nike weliswaar niet rechtstreeks in tegen die eerdere uitspraak van het Europese Hof. Maar de Kamer van Beroep van het EUIPO lijkt in Geox/Nike het accent wel net iets anders te leggen. Dit vormt mogelijk een interessante (schoenen)trend om in de gaten te houden.

Zo zie je maar weer: zelfs een simpel teken kan als merk geregistreerd worden, als het maar net niet té simpel is.

Wil jij een merk inschrijven maar twijfel je of het over voldoende onderscheidend vermogen beschikt? Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor inschrijving van jouw merk te bekijken!

Dit artikel is mede geschreven door Robin Kusters.

[1] Gerechtshof 13 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:509 (K-Swiss/OHIM).