Opslag van merkinbreukmakende waren

Opslag van merkinbreukmakende waren levert nog geen merkinbreuk op Het online platform Amazon heeft waren opgeslagen voor derde partijen die de waren vervolgens via haar platform kunnen verkopen. Een aantal van die waren blijkt inbreuk te maken op de merkrechten van Coty, een Amerikaans cosmeticabedrijf. Coty stelt dat (ook) Amazon inbreuk maakt op haar merkrechten doordat zij die waren opslaat. Amazon betwist dat. Het geschil wordt opgespeeld tot aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (het “Hof”). Bij het Hof trekt Amazon aan het langste eind. Het Hof oordeelde namelijk dat een persoon die voor een derde waren opslaat die inbreuk maken op een merkrecht, zonder van deze inbreuk op de hoogte te zijn, moet worden geacht deze waren niet in voorraad te hebben met de intentie om deze zelf te verkopen. Deze intentie is wel vereist voor merkgebruik en dus merkinbreuk en dat laatste wordt hier dus niet aangenomen. Is hiermee de kous af voor Amazon? Feiten De Duitse tak van het Amerikaanse cosmeticabedrijf Coty heeft in Duitsland tegen Amazon een zaak aangespannen omdat zij vindt dat Amazon inbreuk maakt op haar merkrechten. Amazon geeft externe verkopers de mogelijkheid om hun waren via haar online platform te verkopen en daarbij ook deel te nemen aan het programma “Verzending door Amazon”. Hierbij worden de waren opgeslagen door vennootschappen van de Amazongroep. In mei 2014 bestelde een testkoper van Coty op het online platform van Amazon een flesje parfum van Davidoff, hetgeen werd aangeboden door een derde verkoper. De merkrechten met betrekking tot het flesje parfum bleken niet uitgeput. Daarmee werd dus inbreuk gemaakt op de merkrechten van Coty. Coty sprak (ook) Amazon aan wegens merkinbreuk en de zaak belandt bij het Bundesgerichtshof (de hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken in Duitsland). Procedure Het Bundesgerichtshof vraagt het Hof vervolgens om een prejudiciële beslissing te nemen over de volgende vraag: “Heeft een persoon die voor een derde waren opslaat die een merkrecht schenden, zonder van deze inbreuk op de hoogte te zijn, deze waren in voorraad met het oogmerk deze aan te bieden of in de handel te brengen, wanneer niet hijzelf maar alleen de derde voornemens is de waren aan te bieden of in de handel te brengen?” Dit oogmerk is vereist om merkinbreuk aan te nemen. Met andere woorden vraagt het Bundesgerichtshof zich hier dus af of Amazon in de gegeven omstandigheden een zelfstandige merkinbreuk pleegt, naast de derde verkoper? Het Hof heeft bij arrest van 2 april 2020 hierop geantwoord dat een persoon die voor een derde waren opslaat die inbreuk maken op een merkrecht, zonder van deze inbreuk op de hoogte te zijn, moet worden geacht deze waren niet in voorraad te hebben met de intentie om de waren zelf te verkopen.[1] Amazon, die de gemerkte parfums slechts op voorraad heeft voor een externe verkoper en niet de intentie heeft de daarop voorkomende merken in het kader van haar eigen commerciële communicatie te gebruiken, maakt geen “gebruik” van die merken en maakt derhalve geen inbreuk op de merken van Coty. De slag is gewonnen door Amazon, maar de oorlog is nog niet gestreden Met het oordeel van het Hof dat het handelen van Amazon niet kwalificeert als merkinbreuk boekt Amazon nu een mooie winst. Het Hof overweegt echter expliciet dat mogelijk opgetreden kan worden tegen Amazon op basis van artikel 14 lid 1 van de e-Commerce Richtlijn (richtlijn 2001/31), als de diensten van Amazon kunnen worden gekwalificeerd als “host”-diensten, of op basis van artikel 11 van de Handhavingsrichtlijn (richtlijn 2004/48), bijvoorbeeld als Amazon gekwalificeerd kan worden als “tussenpersoon”. Zo wint Amazon deze slag, maar is de strijd nog niet gestreden. [1] HvJ EU 2 april 2020, IEF 19119, IEFbe 3062; ECLI:EU:C:2020:267 (Coty tegen Amazon).