Merk- en modelregistratie in de Praktijk: Waar moet een merk aan voldoen? (10/13)

De belangrijkste eis van een merk, is dat dit merk ‘onderscheidend vermogen’ heeft. Dit betekent dat het merk in staat moet zijn om de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd, te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming en te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Dit is een fundamenteel criterium, omdat een merk anders zijn primaire functie – het identificeren van de bron van producten of diensten – niet kan vervullen.

Een merk mag niet uitsluitend beschrijvend zijn voor de waren of diensten waarvoor het wordt aangevraagd. Dit betekent dat termen die louter beschrijvend zijn voor de soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van productie niet als merk kunnen dienen. Beschrijvende termen moeten vrij beschikbaar blijven voor alle marktdeelnemers. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om het woord ‘Utrecht’ als merk te registreren. Dit omdat Utrecht de plaats van herkomst van producten of diensten kan zijn.

Tekens die gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of in de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel kunnen eveneens niet als merk worden geregistreerd. Dit betekent dat woorden of uitdrukkingen die algemeen gebruikelijk zijn geworden om bepaalde producten of diensten aan te duiden, niet als merk beschermd kunnen worden. Het woord "hagelslag" was bijvoorbeeld vroeger een merk, maar is inmiddels zo'n gebruikelijke term geworden voor 'chocolade staafjes' dat het merk niet meer in staat is hagelslag als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus niet over het vereiste onderscheidend vermogen beschikken.

Een merk dat van oorsprong niet onderscheidend is, kan door gebruik onderscheidend vermogen verkrijgen. Dit proces staat bekend als inburgering. Voorbeelden hiervan zijn beschrijvende woorden die door intensief gebruik door een onderneming in de loop van de tijd bekend zijn geworden bij het publiek als een teken van die specifieke onderneming. Denk bijvoorbeeld aan het merk ‘de Volkskrant’. Oorspronkelijk had deze term geen onderscheidend vermogen (de krant voor het volk), maar door intensief gebruik van deze term heeft het wel voldoende onderscheidend vermogen verkregen.

Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk wordt rekening gehouden met de perceptie van het relevante publiek. Dit publiek bestaat uit de ‘normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd’. Het merk moet door een aanzienlijk deel van dit publiek worden herkend als aanduiding van de commerciële herkomst van de producten of diensten. Wanneer dit publiek het merk niet als zodanig herkent, beschikt het merk over onvoldoende onderscheidend vermogen.

Vormmerken en kleurmerken hebben een extra hoge drempel om voldoende onderscheidend vermogen te behalen. Voor vormmerken (denk aan de vorm van het Coca-Cola flesje) geldt dat de vorm significant moet afwijken van de norm of wat gebruikelijk is in de sector om onderscheidend vermogen te hebben. Kleurmerken (denk aan de kleur paars van T-Mobile) missen meestal van nature onderscheidend vermogen en kunnen alleen door intensief gebruik voldoende onderscheidend vermogen verkrijgen.

Ook slogans kunnen als merk worden geregistreerd, mits ze onderscheidend vermogen hebben. Een slogan moet origineel en gemakkelijk te onthouden zijn en meer doen dan alleen verkoop bevorderen; het moet ook dienen als aanduiding van de commerciële herkomst van de producten of diensten. Een bekend voorbeeld van een slogan is bijvoorbeeld ‘I’m lovin it’ van McDonalds.

Een merk moet aan een aantal criteria voldoen om geregistreerd te kunnen worden. Het moet onderscheidend zijn, niet beschrijvend of gebruikelijk in de handel, en het moet door het relevante publiek worden herkend als een teken van de herkomst van producten of diensten.

Twijfelt u of uw (beoogde) merk aan deze criteria voldoet of mocht u andere vragen hebben over merk- of modelrechten, of mocht u hulp nodig hebben bij het aanvragen van merk- en/of modelregistraties, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ons deskundige team staat graag klaar om u verder te helpen.