Merk- en modelregistratie in de Praktijk: Merken en modellen als vermogensrechten (8/13)

In de eerdere artikelen van onze blogreeks is al uitgebreid stilgestaan bij de voordelen van het registreren van een merk of model. We hebben besproken hoe deze registraties bescherming bieden tegen inbreuk en oneigenlijke concurrentie. Echter, een geregistreerd merk of model biedt niet alleen voordelen op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht; ook vermogensrechtelijk zijn die registraties relevant. In deze blog wordt dieper ingegaan op de diverse voordelen die een merk of model als vermogensrecht met zich meebrengen.

Vermogensrechten zijn rechten die, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met een ander recht, overdraagbaar zijn, of er toe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel. Rechten van intellectuele eigendom – zoals merken en modellen – zijn vermogensrechten.

Rechten van intellectuele eigendom vormen steeds vaker de belangrijkste activa van een onderneming. Met deze waardevolle activa kunnen extra inkomstenstromen worden gegenereerd en investeringen worden gewaarborgd. Investeerders en geldschieters van een onderneming zullen dan ook veelal een zekerheidsrecht, zoals een pandrecht, willen vestigen op de rechten van intellectuele eigendom van die onderneming.

|n de praktijk wordt het meest gewerkt met een zogenaamd ‘stil pandrecht’, waarbij in tegenstelling tot bij een ‘openbaar pandrecht’ de debiteuren van de pandgever niet op de hoogte worden gebracht van het pandrecht. Een stil pandrecht wordt gevestigd door middel van ofwel een notariële akte ofwel een onderhandse akte. De onderhandse akte dient wel geregistreerd te worden bij de Belastingdienst, anders komst het pandrecht niet rechtsgeldig tot stand.

Zowel voor Beneluxmerken/-modellen als Uniemerken en Gemeenschapsmodellen geldt daarnaast nog dat het daarop gevestigde pandrecht pas tegen derden tegengeworpen kan worden als de verpanding in het (Benelux- of Unie-)merkenregister is aangetekend.

Een onderneming kan gebruikmaken van één enkele vennootschap (BV of NV) of aan het rechtsverkeer deelnemen via een holdingstructuur, waarbij er gebruik wordt gemaakt van twee of meer vennootschappen, vaak een (of meer) werk-BV(s) en een holding-BV.

Als er gebruik wordt gemaakt van een holdingstructuur, heeft het voordelen om de rechten van intellectuele eigendom te laten houden door de holding-BV in plaats van door de werk-BV. De werk-BV staat immers in contact met derde partijen. Mocht er dus een conflict ontstaan met een derde partij – waarbij die derde partij meent een claim te hebben op de werk-BV – dan kan die derde partij beslag laten leggen op de vermogensbestanddelen van de werk-BV. Daaronder vallen ook de veelal waardevolle rechten van intellectuele eigendom.

De holding-BV daarentegen beheert – veelal – enkel de activa en het kapitaal van de onderneming en neemt niet deel aan het externe rechtsverkeer. Dit biedt dan het voordeel dat de vermogensbestanddelen van de holding-BV ook niet bloot staan aan een mogelijk beslag door derde partijen Zo kan de onderneming dus een beschermingswal opwerpen voor haar rechten van intellectuele eigendom.

Bovengenoemde duale bedrijfsstructuur, waarbij wordt gewerkt met een werk-BV en een holding-BV, biedt daarnaast als voordeel dat de holding-BV royalty’s kan vragen voor het gebruik van de rechten van intellectuele eigendom door de werk-BV, waardoor het vermogen van de holding-BV kan groeien.

Het registreren van merken en modellen is dus niet enkel voordelig in situaties van oneigenlijke concurrentie, maar heeft ook vermogensrechtelijke voordelen.

Mocht u nog vragen hebben over merk- of modelrechten, of wilt u meer weten over een passende IE-strategie voor uw onderneming, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ons deskundige team staat graag klaar om u verder te helpen.