Bulldog geeft je vleugels

De Bull-fight tussen de merken Red Bull en The Bulldog. Hoe moet de overeenstemming tussen twee merken worden beoordeeld? Redbull/The Bulldog Het gerechtshof Den Haag heeft op 14 maart jl. arrest gewezen in de zaak  Red Bull/The Bulldog. Reeds 12 jaar zijn partijen in een merkenrechtelijk geschil verwikkeld. Dit geschil is ontstaan toen The Bulldog (een coffeeshopketen) besloot om energiedrank te verkopen en daarvoor het woordmerk The Bulldog en twee woord-beeldmerken met daarin de woorden ‘The Bulldog’ (hierna: de Bulldog-merken) te gebruiken. Red Bull was van mening dat het gebruik van de Bulldog-merken voor energiedrank een inbreuk vormde op het merk Redbull en startte een procedure. Hof Amsterdam In eerste aanleg wordt Red Bull in het ongelijk gesteld. De merknamen zijn dusdanig verschillend dat het gevaar voor verwarring misplaatst is. In hoger beroep vindt het gerechtshof Amsterdam dat Red Bull het gelijk aan zijn zijde heeft en dat er sprake is van indirect verwarringsgevaar. Daarbij acht het gerechtshof van belang dat het merk en het teken visueel overeenstemmen, nu in beide merken het woord ‘bull’ voorkomt. The Bulldog beroept zich op een ‘geldige reden’ voor het gebruik van een overeenstemmend teken, aangezien het gebruik van het merk The Bulldog past binnen de historie (die terug gaat tot 1975) van zijn eigen label en de daarbij gehanteerde merchandising en marketingstrategie. Dit verweer wordt door het gerechtshof verworpen. Er bestaat voor The Bulldog geen noodzaak om voor hem op de markt gebrachte energiedranken juist dit teken te gebruiken. Het hof geeft hier dus een zeer strenge uitleg aan het begrip ‘geldige reden’. Hoge Raad Vervolgens gaat The Bulldog in cassatie. De Hoge Raad overweegt, in navolging van de conclusie van A-G Verkade, dat het gerechtshof Amsterdam de de toets van overeenstemming tussen het merk Red Bull en het teken The Bulldog op onjuiste wijze heeft uitgevoerd. Ook oordeelt de Hoge Raad, nadat hij hierover prejudiciele vragen heeft gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, dat het gerechtshof een te strenge uitleg gegeven heeft aan het begrip ‘geldige reden’. Hof Den Haag De Hoge Raad verwijst de zaak naar het gerechtshof Den Haag. In zijn arrest van 14 maart jl., geeft het gerechtshof Den Haag The Bulldog gelijk. En waarom maakt The Bulldog geen inbreuk op het merk van Red Bull? Gezien het arrest van de Hoge Raad zou het gerechtshof in Den Haag iets kunnen zeggen over de ‘geldige reden’ tot het gebruik van The Bulldog als merk voor energiedrank. Zo ver komt het volgens het hof echter niet. Er bestaat volgens het gerechtshof geen overeenstemming tussen het Red Bull woord- en/of beeldmerk en The Bulldog. De visuele overeenstemming is niet groot, de auditieve overeenstemming is uiterst gering en het begripsmatige verschil is zodanig dat de overeenstemming tussen de merken daardoor volledig wordt opgeheven. Reeds op grond van het gebrek aan overeenstemming vormt het gebruik van het teken The Bulldog voor energiedrank geen inbreuk op het merk Red Bull. Aan de ‘geldige reden’ wordt zodoende niet toegekomen. In dit arrest betrekt het gerechtshof Den Haag, in navolging van de vingerwijzingen van de Hoge Raad, dus ook de auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen beide merken, daar waar het gerechtshof Amsterdam zich heeft gefocust op de visuele aspect. Lessons Learned Deze uitspraak is in het voordeel van The Bulldog, maar ongetwijfeld krijgt dit geschil nog een staartje en gaat Red Bull in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof. Voorlopig staat het echter 1-0 voor de under(Bull)dog in de Bull-fight. Anders dan het hof Amsterdam heeft gedaan, dienen we niet alleen naar de visuele overeenstemming tussen twee merken te kijken. De Hoge Raad en het hof Den Haag bevestigen dat we de mate van overeenstemming globaal dienen te behoordelen aan de hand van visuele, auditieve en begripsmatige elementen. Als u wilt beoordelen of uw merk teveel overeenstemt met een ander merk, dient u dus zowel de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming te beoordelen. Als uw merk op een bepaald gebied (bijvoorbeeld auditief) overeenstemt met een ander merk, wil dat niet zeggen dat totaalindruk van beide merken gelijk is. Het voorgaande geldt uiteraard ook als u zich afvraagt of een teken inbreuk maakt op uw rechten.